Para tener éxito como abogado de propiedad intelectual, ¿se requiere tener antecedentes técnicos? ¿Puede un estudiante de derecho puro desarrollarse en esta profesión?

Soy un caso clásico de un abogado no especializado en propiedad intelectual y si mi carrera puede considerarse un “éxito” está sujeta a mayor deliberación y opinión. He trabajado como abogado de propiedad intelectual durante más de 20 años desde que me gradué de la facultad de derecho, pero todavía estoy trabajando y aún no estoy listo para jubilarme.

La única área de propiedad intelectual que se me ha impedido practicar es el enjuiciamiento de patentes, que ha sido bastante limitante para trabajar en las boutiques de propiedad intelectual de los EE. UU. Pero he tenido muchas oportunidades en estas firmas y como abogado examinador de marcas registradas solo con mi doctor en derecho y mi licenciatura en psicología. Sé que muchos abogados de patentes de la vieja escuela que dirigían las firmas de abogados boutique de propiedad intelectual tradicionales en los EE. UU. Anticiparon contratar solo abogados de patentes (es decir, abogados que aprobaron el examen de la USPTO que requiere un título universitario o de posgrado en ciencias / ingeniería) para trabajar en su empresa porque Supusieron que la mayor parte de su trabajo era el enjuiciamiento de patentes y que cualquier abogado de patentes podría aprender el enjuiciamiento de marcas. Pero también conozco a muchos abogados de patentes que se contentan con contratar a un abogado con licencia estatal regular que conozca la ley de marcas para enfocarse en el trabajo de marcas para que puedan concentrarse en su enjuiciamiento de patentes. Y, como explicó el Sr. Reiss, el ex examinador de patentes, la admisión a la barra de patentes solo se requiere para procesar las solicitudes de patentes ante la USPTO; No es necesario litigar las patentes. La experiencia técnica de la que carece un abogado no registrado pero que necesita para litigar una patente generalmente se adquiere mediante el uso de expertos técnicos.

Por cierto, este uso de expertos técnicos, o agentes de patentes como se los conoce típicamente, es común en muchos otros países donde los abogados de propiedad intelectual no necesitan una formación técnica y pueden practicar tanto la ley de patentes como la de marcas registradas. Practican litigios y enjuiciamiento de patentes con la asistencia técnica de sus expertos técnicos o agentes de patentes. Por lo tanto, Estados Unidos se encuentra entre una minoría de países que segregan el trabajo de patentes y marcas registradas.

Por lo tanto, respondería a sus preguntas, “NO” y “SÍ”, y aconsejaría que no se desanime sobre la aplicación de la ley de propiedad intelectual si no tiene antecedentes técnicos, aunque no tener los antecedentes técnicos podría hacer que su carrera profesional sea más competitiva. Sería importante tratar de obtener otras habilidades de abogado, como litigios y trabajo transaccional corporativo. Solía ​​creer que los abogados de patentes no eran competitivos debido a la combinación única de habilidades de abogado y experiencia técnica, pero desde entonces he aprendido que creo que incluso este conjunto de habilidades bastante complicado se ha saturado un poco en el mercado y sigue siendo competitivo.

Iría con la respuesta del usuario de Quora aquí. Si está buscando otras áreas de propiedad intelectual, como marcas, derechos de autor o diseños, la mayor parte de esto es pura ley. Cuando se traslade a las patentes, necesitará cierta comprensión técnica o dependerá de testigos expertos para gran parte de su trabajo. Estoy bastante seguro de que este también es el caso de los derechos raros de “topología de circuitos integrados”.

Déjame agregar algo más aquí para ti. Si también tiene antecedentes técnicos, la ley de tecnología también es una opción. Un buen número de profesionales cambia las leyes de la medicina, la ingeniería y las computadoras. Un viejo amigo mío era neurocirujano y ahora es abogado (abogado litigante del Reino Unido). Dudo que muchas personas lo pasen por negligencia médica o caso de patente médica.

Pregunta difícil. Depende de quién fue su mentor de PI en la facultad de derecho y si desea obtener las patentes como su práctica principal. Tuve la suerte de tener un excelente mentor de IP. En el sentido de que mi doctorado se desarrolló con conceptos de IP desarrollados durante mi maestría. Incluso he podido presentar trabajos sobre el tema. Pero también tengo amigos de JD que tuvieron una tutoría increíble como yo sin más experiencia.

En las patentes existe la expectativa de que tenga antecedentes científicos. De lo contrario, será bastante difícil hacer un seguimiento de las preguntas del examinador si no tiene idea de cuál era la técnica anterior, por qué esta técnica es útil o novedosa. Incluso si lo hace, si no puede explicarle al examinador o incluso a su cliente por qué se rechazó, puede ser una fuente de incomodidad para cualquier profesional, por ejemplo.

Entonces dependerá de sus propias habilidades y esfuerzo para comprender el tema.

La propiedad intelectual se divide en dos campos principales. El primero, como supones correctamente, es científico. Como también supone correctamente, es prácticamente imposible tener éxito en esta área sin una sólida formación científica. Diferentes bufetes de abogados se especializan en biotecnología, informática, ingeniería eléctrica o áreas de capital de riesgo ligeramente más diversas, pero todas requieren una formación técnica.

La otra área principal de la propiedad intelectual, mucho menos considerada, son las leyes de derechos de autor y marcas registradas de música, obras de teatro y películas. Estas son las personas que demandan a YouTube por poner clips de la captura ganadora en el Super Bowl. El programa de propiedad intelectual de NYU está diseñado para las artes mucho más que para la ciencia.

Entonces, si tiene algún tipo de experiencia en entretenimiento de algún tipo, es posible que encuentre una mejor opción en este campo, pero si no está al tanto de las últimas decisiones sobre cargar, descargar y realizar parodias en Saturday Night Live, usted probablemente no tendrá mejor suerte en este campo que la que tendría en tecnología.

Para resumirlo, un abogado de propiedad intelectual no necesita tener antecedentes técnicos para tener éxito en su profesión, particularmente en materia de derechos de autor, marca registrada o diseño industrial. Solo debe tener antecedentes técnicos para un abogado de patentes o un agente de patentes.

En la India, el agente de patentes debe tener antecedentes técnicos y calificar el examen de patente.

Supongo que no quiere decir un abogado especializado en preparación de patentes y profesionales porque sin un título técnico no puede ejercer ante el PTO.

Supongo que no se refiere a marcas comerciales o derechos de autor (en general) porque es bastante obvio que estas formas de IP no están basadas en la tecnología.

¿Qué deja eso? Un abogado litigante de patentes. No existe una base legal para excluir a los no técnicos del litigio de patentes. Estoy seguro de que las especializaciones en inglés de Harvard han seguido adelante y han tenido éxito como abogado litigante.

A los abogados de patentes registrados nos gusta hacer que el público piense que un técnico es la mejor apuesta y probablemente lo sea. Un abogado titulado no técnico que tenga problemas para comprender incluso el “cómo funcionan las cosas” más simples, no sería mi elección número uno. Sin embargo, no hay nada que les impida ser una opción potencial.