¿Qué hace un abogado interno de propiedad intelectual?

Generación / protección: un asesor de propiedad intelectual debe conocer todas las formas de propiedad intelectual generadas por la empresa e incorporar los medios más adecuados para proteger dicha propiedad intelectual.

Patentes: El abogado tiene que redactar solicitudes y presentar solicitudes de patentes. Para hacer eso, tiene que tratar con inventores y comprender los inventos. Debe conocer los proyectos con los que los equipos se están ocupando y asesorar sobre la patentabilidad y el alcance de dichos proyectos. Siempre que sea posible, debe asesorar sobre la licencia de la tecnología de terceros en lugar de utilizar los recursos de la empresa.

Marca registrada: El abogado es responsable de mantener y regular el uso del nombre y la marca de la empresa. Tiene que enmarcar políticas y asegurar
-que cualquier asociación implícita con la universidad es precisa.
-que las actividades con las que se asocia con precisión mantienen estándares consistentes con sus propósitos.
-que sus activos están protegidos al buscar una parte justa del valor económico que produce el uso del nombre.

Derechos de autor: puede haber datos que pueden estar protegidos por derechos de autor, como datos generados por el usuario, etc. El abogado debe tomar medidas para proteger dicha IP.

Secretos comerciales: el asesor debe conocer la naturaleza de toda la información para identificarla como confidencial. Se deben tomar medidas para mantener dicha confidencialidad. Las políticas deben enmarcarse a este respecto y deben tomarse precauciones.

Transferencia de tecnología: la mayoría de los acuerdos de transferencia de tecnología son redactados por abogados de propiedad intelectual. Se debe tener cuidado para que las divulgaciones se hagan bajo esos acuerdos.

Vigilancia / Cumplimiento: El abogado debe estar al tanto de los acontecimientos en los sectores en los que se dedica su empresa.

Patente: el mapeo de patentes o el paisajismo permite a las empresas identificar las patentes en un espacio tecnológico en particular, verificar las características de estas patentes e identificar las relaciones entre ellas, para ver si hay zonas de infracción. Se deben realizar búsquedas de libertad de operación e invalidación. Las publicaciones de patentes de los competidores deben verificar la oposición o representación previa a la concesión. Deben enviarse avisos legales en caso de infracción de cualquiera de los derechos de patente. Se puede solicitar una orden judicial.

Marca registrada: se debe hacer una búsqueda de infracción. Las publicaciones semanales deben verificarse diligentemente para detectar marcas engañosamente similares. Se deben enviar avisos legales al respecto.

Secretos comerciales: los acuerdos de confidencialidad laboral y los acuerdos de confidencialidad deben redactarse y firmarse para los empleados recién incorporados y los empleados existentes. Etc.

Auditoría / valoración: los activos de propiedad intelectual, como las patentes, son el núcleo de muchas organizaciones y transacciones relacionadas con la tecnología. Las licencias y asignaciones de derechos de propiedad intelectual son operaciones comunes en los mercados tecnológicos, así como el uso de este tipo de activos como garantía de préstamos. Estos usos dan lugar a la creciente importancia de la valoración financiera de la propiedad intelectual, ya que conocer el valor económico de las patentes es un factor crítico para definir sus condiciones comerciales. Desempeña un papel clave en muchas áreas de las finanzas, como compra / venta, solvencia, fusión y adquisición, transacciones, fijación de precios y propósitos estratégicos, titulización y garantía de financiamiento, planificación y cumplimiento tributario, y apoyo en litigios. Además, la valoración de la propiedad intelectual (PI) se considera uno de los temas estratégicos de gestión más importantes. Esta valoración se realiza en función de la cuota de mercado, las barreras de entrada, la protección legal, la rentabilidad de la propiedad intelectual, los factores industriales y económicos, las proyecciones de crecimiento, la vida económica restante y las nuevas tecnologías.

Patentes: mantener una cartera de patentes es un trabajo muy importante del asesor de propiedad intelectual. Los beneficios monetarios de una cartera de patentes incluyen una posición de monopolio de mercado para el titular de la cartera y los ingresos de la licencia de la propiedad intelectual. Los beneficios no monetarios incluyen ventajas estratégicas como ventajas de primer jugador y defensa contra los titulares de cartera rivales. La constitución de una cartera de patentes también se puede utilizar para alentar la inversión. La valoración de patentes y el análisis de patentes es parte de este trabajo. Esto se hace para identificar las patentes importantes en términos de ingresos o estrategia.

Estrategia / Política: existe una relación entre la propiedad intelectual y el modelo de negocio de la empresa. Se pueden emplear muchas estrategias según el mercado. Por ejemplo, se pueden utilizar patentes defensivas o patentes para bloquear competidores.
Licenciar o no licenciar es una pregunta muy importante que se basa en parámetros de ganancias con respecto a la ventaja del mercado.

La rentabilidad se determinará para enmarcar la estrategia. El gasto en PI debe ser proporcional a los ingresos / rendimientos generados por esas inversiones en PI.

(Depende del tamaño de la celda IP. Las responsabilidades anteriores a veces se subcontratan a firmas de abogados de acuerdo con los recursos disponibles en dicha empresa. Espero haber cubierto la mayoría de las tareas que un abogado de InHouse IP podría enfrentar).

La propiedad intelectual implica obtener patentes / marcas registradas / derechos de autor y hacer cumplir las patentes / marcas registradas / derechos de autor.

Entonces, un abogado interno de propiedad intelectual hace uno o todos estos:

  • Solicita patentes (un proceso complejo de varios años), registra marcas comerciales, etc., también llamado “enjuiciamiento de patentes” (vs. “litigio de patentes”).
  • Defiende las prácticas de la empresa de las acusaciones de violación de patentes / marcas registradas / derechos de autor. Las empresas lo suficientemente grandes como para tener abogados internos de propiedad intelectual a menudo son acusadas, a veces de manera justificada, de robo de propiedad intelectual.
  • Utiliza varios métodos, desde escribir cartas hasta demandas, para que la gente deje de robar su propiedad intelectual, copie su software, le devuelva regalías por sus productos derivados, etc.
  • Diseña políticas y redacta contratos para los efectos anteriores.
  • Consulta con la gerencia sobre todo lo anterior.
  • Coordina con abogados que no son internos en relación con lo anterior, incluido el “abogado local”. El abogado local significa que cuando alguien lo demanda en un tribunal que no está a poca distancia de su oficina, a menudo contratará a un abogado local para que se encargue de los asuntos locales. (Eso no es algo malo; si alguien cree que está robando su propiedad, el sistema judicial no los hará volar a su patio trasero para demandarlo). Esto incluye cuando usted demanda o es demandado en un tribunal donde ninguno de sus abogados internos tienen licencias para practicar (“son admitidos en ese tribunal”) o simplemente no conocen las reglas locales, lo que significa nuevamente si un inventor vive en Nebraska y cree que está robando su idea de su Silicon Valley oficina, ningún tribunal lo hará mudarse a Palo Alto o le pagará a su abogado para conocer las reglas de Palo Alto. Lo más probable es que le pidan que contrate a un abogado de Nebraska para que lo represente en Nebraska. Hay muchas reglas al respecto, incluyendo lo que el juez considera justo después de obtener su primera descripción general del caso de 10,000 pies.

Por lo tanto, si posee 6 puestos de hamburguesas, es probable que en algún nivel tenga un abogado que investigue qué es realmente único, cambia el juego y, por lo tanto, patentable sobre su hamburguesa o su proceso. Eso es IP interna. Esa persona enviará cartas de amenaza a los imitadores: personas que copian su proceso, ex empleados que fueron a otra hamburguesería y usaron sus trucos para mejorar su competencia, otras compañías que pueden hacer cosas para confundir al público sobre quién es quién. Ellos decidirán qué es secreto y qué no, y supervisarán la capacitación de sus empleados. Explorarán su sitio web para asegurarse de que no haya secretos allí, o cualquier lenguaje de marketing que dificulte una futura demanda al decir accidentalmente cosas que podrían usarse como munición contra usted en una demanda (cosas simples como “desde En los albores del hombre, la gente ha mezclado jalapeños y queso en sus carnes. Todos los grandes chefs hacen lo que hacemos, ¡solo se los traemos por $ 5! “¡Eso sería malo si la compañía acaba de gastar $ 300K documentando cómo ellos lo inventaron)

Es una cosa compleja, pero ese es precisamente el punto.